Caducidade de Marca

O que é caducidade de marca

Caducidade é a extinção de um registro de marca válido, concedido corretamente pelo INPI, mas que caiu em desuso. É uma das quatro formas de extinção de registro previstas no art. 142 da LPI (Lei 9.279/96), ao lado da expiração do prazo de vigência, da renúncia do titular e da falta de procurador no Brasil para titular domiciliado no exterior. Diferente da nulidade, que ataca um vício de origem, a caducidade ataca a falta de uso: a lei protege quem usa a marca no mercado, não quem apenas guarda o certificado na gaveta.

Os dois casos que geram caducidade

O art. 143 da LPI prevê caducidade a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse quando, decorridos 5 anos da concessão do registro:

• I: o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
• II: o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como consta do certificado de registro.

Quem pode pedir

Qualquer pessoa com legítimo interesse, tipicamente quem foi impedido de registrar ou usar um sinal semelhante por causa de um registro alheio parado. Diferente da oposição ou da nulidade, aqui o pedido não questiona o mérito do registro em si, questiona um fato: a marca está sendo usada ou não.

Como o titular se defende

Recebido o pedido, o INPI intima o titular do registro para se manifestar. O §1º do art. 143 afasta a caducidade se o titular justificar o desuso por razões legítimas. O §2º deixa claro que o ônus de provar o uso da marca, ou de justificar o desuso, é do titular, não de quem pediu a caducidade. Na prática, isso inverte a lógica que a maioria das pessoas espera: não é quem pede que precisa provar que a marca não é usada, é quem já tem o registro que precisa provar que usa.

Provas aceitas costumam incluir notas fiscais de venda do produto ou serviço com a marca, contratos, material publicitário datado, embalagens em circulação e registros que demonstrem uso real, não simbólico, no período analisado.

Caducidade parcial

O art. 144 prevê que o uso da marca deve compreender os produtos ou serviços constantes do certificado de registro, sob pena de caducidade parcial em relação àqueles não semelhantes ou afins aos que tiveram uso comprovado. Ou seja: é possível perder a proteção só em parte das classes ou itens registrados, mantendo o registro válido para o que de fato foi usado.

Efeitos práticos da caducidade declarada

Declarada a caducidade, o registro é extinto e a marca volta a ficar disponível para novo pedido de registro por qualquer interessado, inclusive por quem pediu a caducidade. Diferente da nulidade, que retroage à data do depósito, a caducidade produz efeitos a partir da decisão que a declara. Cabe recurso da decisão que declarar ou denegar a caducidade, conforme o art. 146.